뉴욕 티파니 vs 명동 티파니...쟁점은?

표장 사용 금지 소송...희석행위 여부 따져

"뉴욕에 티파니가 있듯이 명동에는..." 광고문구가 결정적 증거 

세계적인 명품 액세서리 브랜드 '티파니'와 서울 명동의 대형 쇼핑몰 '하이티파니'(현 하이해리엇)가 법정에서 맞붙었습니다. 

티파니가 자신의 상표와 비슷한 이름으로 티파니 이미지에 타격을 줬다며 '표장사용금지' 소송을 낸 것입니다.

이 소송에서 서울의 하이티파니 쇼핑몰은 1심에서 패했고, 판결을 받아들여 쇼핑몰 이름을 바꿨습니다. 그렇게 새로 지은 쇼핑몰 이름이 지금의 하이해리엇입니다.

주요 쟁점을 살펴보겠습니다.

글로벌 브랜드 티파니는 '하이(Hi)'라는 단어만 덧붙인 한국의 대형 쇼핑몰에 가만 있을 리 없었습니다. 

1985년부터 한국에 진출한 티파니에는 "이 쇼핑몰이 티파니가 직접 운영하는 쇼핑몰이냐"는 문의 전화가 끊이지 않았다고 합니다. 

결국 티파니는 브랜드에 혼동을 줄 수 있다는 이유로 소송을 걸었습니다. 위반행위 1건당 1000만원을 청구한 거죠. 

그런데 티파니는 상표소송이 아니라 '부정경쟁방지법'(부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률)을 근거로 소송에 나섰습니다. 

글로벌 브랜드 티파니는 귀금속 제조·판매업이지만 하이티파니는 부동산업으로 업종이 크게 다르기 때문입니다. 상표법은 같은 업종(상품분류) 안에서만 그 권리를 인정받을 수 있습니다.

부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 따르면 "혼동을 하게 하는 행위외에 비상업적 사용 등 대통령령이 정하는 정당한 사유없이 타인의 표지의 식별력이나 명성을 손상하게 하는 행위" 를 따져 물을 수 있습니다.

법적 쟁점은 바로 '희석행위' 여부였습니다. 

티파니가 가진 브랜드 가치가 하이티파니 때문에 감소하게 됐는지 판단하면 된다는 거죠. 

특히 이 소송은 서로 다른 업종에 있어서도 브랜드 '희석행위'를 인정했다는 점에서 큰 의미가 있습니다.

법원은 하이티파니라는 쇼핑몰 이름이 티파니가 갖는 브랜드 이미지에 흠집을 낼 수 있다고 본 것입니다. 

흔히 상표는 식별력과 저명성을 따지는 것 이외에 희석여부도 고려해야 한다는 귀감이 된 판결입니다.  

1심(서울지방법원)은 이같은 희석행위에 대해 "신용 및 고객흡인력을 실추하거나 희석화시키는 등 자타 상품 식별 기능을 훼손하는 것"이라고 밝혔습니다. 

1심은 이어 "(티파니가 가진)단일한 출처표시로서의 힘 또는 그러한 독특성이나 단일성에서부터 발현되는 고객흡인력이나 판매력의 감소를 초래할 가능성이 있음을 충분히 짐작할 수 있다"고 판시했습니다.

그렇다면 법원은 무슨 근거로 희석행위가 나타날 수 있다고 봤을까요? 

법원의 판단기준은 크게 5가지입니다. 구체적으로 △표지의 사용·공급 △영업활동 기간 △태양(형태 또는 모양) △거래범위·실정 △사회통념상 객관적으로 알려진 정도입니다. 이들 기준에 부합한다면 법적으로 하이티파니라는 이름은 문제가 있다는 거죠.

티파니는 이를 입증하기 위해 세계적으로 알려진 자신의 브랜드 가치부터 설명했습니다. 

1937년 미국 뉴욕에서 영업을 시작해 소송 당시 세계 60개국에서 250개 상표를 등록했고, 매출액만 2001년 기준 2조원에 달한다고 알렸습니다. 

한국에서도 백화점 9곳에서 영업하며 2002년 매출액이 루이비통, 구찌, 샤넬 등에 명품 브랜드에 이어 5위를 차지했다고 설명했습니다.  

티파니는 특히 하이티파니의 신문광고를 '희석행위'의 결정적 증거로 제시했습니다. 

이 신문광고에는 "뉴욕에는 티파니가 있듯이 명동에는 하이티파니가 있습니다"고 소개하거나 "세계적인 명품명소, 뉴욕 티파니의 고급스러움을 명동으로 옮겨 온 고품격 명품브랜드 아울렛"이라는 문구를 썼습니다. 

이런 점을 종합적으로 고려해 1심 법원은 하이티파니 패소 판결을 내렸습니다. 소송에서 진 하이티파니는 끝내 이름을 바꿀 수 밖에 없었습니다.